Prawo własności przemysłowej  stanowi w artykule 296 ust. 2 pkt 3:

„2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.”

Przytoczony powyżej przepis definiuje naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy i kreuje jego rozszerzoną ochronę . Ochrona ta stanowi bowiem wyjątek od zasady, że osoba trzecia może zgodnie z prawem używać nawet identycznego znaku towarowego dla towarów bądź usług niepodobnych do towarów (usług) objętych rejestracją wcześniejszego znaku towarowego . Innymi słowy, w odróżnieniu od „zwykłych”, nierenomowanych znaków towarowych, znak towarowy cieszący się renomą korzysta z ochrony nie tylko do towarów tego samego rodzaju. Przy renomowanych znakach można zakazać używania znaku identycznego lub podobnego do jakichkolwiek towarów jeśli ma miejsce deprecjacja znaku, szkoda na jego odróżniającym charakterze lub pobieranie nienależnej korzyści przez używającego.

Renomowany znak towarowy jest znakiem znanym znaczącej części odbiorców towarów, na znaczącym terytorium kraju. O tym czy znak towarowy ma przymiot renomowanego, stanowi odpowiednio wysoka znajomość znaku jako oznaczenia towarów lub usług . W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE kryterium jakości, prestiżu, dobrej sławy nie jest istotne dla uznania znaku za renomowany. Równie dobrze, znak może zostać silnie znany przeciętnemu odbiorcy przez „badwill” – złą sławę .

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 stanowi o używaniu przez osobę trzecią znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego. Aby doszło więc do naruszenia prawa ochronnego musi zaistnieć co najmniej podobieństwo znaku osoby trzeciej do zarejestrowanego znaku renomowanego. Badając obydwa znaki należy porównać je w ujęciu całościowym, w płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Po stwierdzeniu identyczności lub podobieństwa należy ustalić związek myślowy pomiędzy obydwoma oznaczeniami. Do naruszenia dojdzie tylko wtedy, gdy przeciętny konsument będzie kojarzył znak osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym . W sprawie  Intel Corporation  Trybunał Sprawiedliwości opracował pewne zasady oceny takiego związku myślowego. Wg Trybunału należy zbadać: podobieństwo znaków, charakter towarów bądź usług, dla których znaki zostały zarejestrowane, renomę znaku wcześniejszego i ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Następną przesłanką naruszenia rozszerzonej ochrony, oprócz identyczności lub podobieństwa znaku osoby trzeciej do znaku renomowanego, jest ryzyko szkody. TSUE w wyroku C-100/11 orzekł, że „właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. (…) [Właściciel] wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.”

Użycie znaku przez osobę trzecią ma spowodować:
1) ryzyko szkody dla zdolności odróżniającej znaku;
2) ryzyko szkody dla renomy tego znaku;
3) ryzyko nienależnej korzyści za zdolności odróżniającej lub renomy znaku wcześniejszego.

Ad. 1) Przez działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego rozumie się takie działanie, które prowadzi do „osłabienia ”, „pomniejszenia” lub „rozmywania znaku towarowego ”. Dochodzi wtedy do osłabienia funkcji odróżniającej (identyfikowania towarów jako pochodzących od danego producenta) znaku towarowego, do „rozmycia tożsamości znaku i jego wizerunku w oczach odbiorców” . Skutkiem tego procesu staje się przemiana znaku towarowego w pojęcie rodzajowe . Przykładowo można podać proces przemiany (przykładowo, gdyż do zmiany znaku w pojęcie rodzajowe w tym przypadku nie doszło za przyczyną konkretnego naruszyciela) terminu „adidasy”. Słowo to aktualnie nie oznacza konkretnego towaru, czyli butów produkowanych przez niemieckie przedsiębiorstwo Adidas, lecz w ogóle – obuwie sportowe, niezależnie od ich producenta.

Ad. 2) Działanie na szkodę renomy znaku zachodzi wtedy, gdy ingerencja w renomowany znak towarowy odbiera mu atrakcyjność. Niebezpieczeństwo zachodzi w szczególności, jak zauważył Trybunał w sprawie L’Oréal gdy towary oferowane przez osobę trzecią „posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego”. Najbardziej narażone na szkodę na renomie są znaki zarejestrowane dla towarów luksusowych . Taka szkoda zachodzi gdy renomowany znak zostanie użyty dla towarów ostro kontrastujących z prestiżem znaku. Prof. Skubisz wymienia tu: towary złej jakości, użycie znaku w sposób ośmieszający lub wywołujący skojarzenia niepożądane czy też dwuznaczne . Dr Mazurek jako przykład podał sytuację gdy nazwą Chivas ktoś nazywa karmę dla kotów.
Ad. 3) Trzecia przesłanka nie odnosi się tyle do szkody właściciela znaku renomowanego, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią, która odnosi zysk z użycia identycznego lub podobnego oznaczenia . Uprawniony do znaku nie musi więc odnieść wymiernej straty przez działanie osoby trzeciej, lecz to osoba trzecia odnosi korzyść przez „pasożytowanie”, przeniesienie przez konsumenta ogółu wyobrażeń o towarach pod renomowanym znakiem na towary pod znakiem osoby trzeciej. Różny charakter towarów pod przeciwstawionymi znakami nie musi być przeszkodą do przeniesienia skojarzeń i powstania nienależnych korzyści z renomy znaku . Sąd UE w wyroku T-369/10  orzekł na tle art. 8 ust 5 rozporządzenia nr 207/2009, że istnieje ryzyko czerpania nienależnych korzyści ze zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego w sytuacji gdy przeciwstawione znaki Beatles i The Beatles oznaczały z jednej strony nagrania dźwiękowe i filmy, a z drugiej strony – wózki dla niepełnosprawnych.
W sprawie Interflora  Trybunał badał, czy oferta Google, usługa odsyłania AdWords może stać się narzędziem pasożytowania. Angielska spóła M&S zajmująca się sprzedażą detaliczną (w tym sprzedażą i doręczaniem kwiatów) w ramach usługi AdWords jako słowo kluczowe wybrała termin „Interflora” w różnych wariantach. Problemem jest to, że słowo Interflora jest zarówno firmą spółki Interflora jak i  renomowanym znakiem towarowym korzystającym z ochrony krajowej w Zjednoczonym Królestwie i ochrony wspólnotowej, którego właścicielem jest Interflora. Spółka prowadzi sieć doręczania kwiatów o zasięgu międzynarodowym.
Doszło więc do sytuacji, że po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej frazy „Interflora” wyświetlała się reklama konkurencyjnej spółki – M&S. Trybunał musiał zważyć, czy zaistniały problem, wykorzystywanie w ramach reklamy kontekstowej jako słów kluczowych oznaczeń odpowiadających należącym do innej osoby znakom towarowym cieszących się renomą może stanowić czerpanie korzyści ze zdolności odróżniającej lub renomy znaku. Po analizie tego problemu Trybunał uznał, że takie działanie może stanowić naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, zwłaszcza gdy osoby reklamujące w internecie oferują do sprzedaży, w drodze wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym cieszącym się renomą, towary, które stanowią imitacje towarów właściciela renomowanego znaku. Po pierwsze, według Trybunału, liczni konsumenci, wpisujący do wyszukiwarki słowo kluczowe by znaleźć towary lub usługi ze znakiem towarowym cieszącym się renomą, zobaczą reklamę konkurenta. Nie wykluczone, że skorzystają z jego oferty i nabędą jego towar, zamiast towaru właściciela wpisywanego znaku. Konkurent odnosi więc korzyść, co więcej – nie płaci on właścicielowi renomowanego znaku żadnej rekompensaty z tytułu używania znaku.

We wszystkich przypadkach, ocenianie powstania ryzyka szkody bądź czerpania nienależnej korzyści następuje z perspektywy widzenia przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta .

Ponieważ ochrona znaku towarowego ma charakter cywilnoprawny, to osoba której prawo do znaku zostało naruszone może żądać od osoby naruszającej, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody – art. 196 prawa własności przemysłowej. W myśl art. 6 KC  to na właścicielu znaku spoczywa ciężar dowodu wykazania wszystkich przesłanek naruszenia. Gdy uprawniony przeprowadzi taki dowód, pozwany jest obowiązany wykazać istnienie uzasadnionych podstaw używania przedmiotowego znaku . Taką podstawą może być użycie chronionego znaku zgodnie ze standardami uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym bądź odwołanie się do instytucji nadużycia prawa podmiotowego  (art. 5 KC). W drugim przypadku, prawo ochronne na znak towarowy nie będzie zasługiwało na ochronę, jeżeli pozwany wykaże, że było ono wykonywane sprzecznie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Autor: Mateusz Prus

Bibliografia:

Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego. Tom 14 B. Red. Ryszard Skubisz. Warszawa, 2012, s. 719, 1114 – 1129;

Biuletyn SN 5/2011.